Używaj znaków towarowych z głową!

Zarejestrowanie znaku towarowego nie gwarantuje zachowania prawa ochronnego. Aby znak towarowy był chroniony, musi być używany. Obowiązek ten ma na celu eliminowanie z rejestrów tych oznaczeń, które w sposób nieuzasadniony mogą ograniczać konkurencję. W praktyce służy to zmniejszaniu liczby sporów o znaki, przeciwdziała rejestracjom mającym na celu wyłącznie blokowanie konkurencji oraz „uwalnia” oznaczenia do powszechnego użytku. W gruncie rzeczy obowiązek używania znaków sprzyja przejrzystości i chroni wolnorynkowy obrót gospodarczy. Jednak, jak pokazuje praktyka, spełnienie wymagań jest często trudne dla właścicieli oznaczeń.

Wygaszenie prawa ochronnego do znaku towarowego

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego oznaczenia w sposób rzeczywisty dla towarów lub usług objętych prawem ochronnym, w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania może złożyć do urzędu patentowego każda osoba. Ciężar dowodu, że oznaczenie było wykorzystywane zgodnie z wymogami spoczywa na jego właścicielu. Wygaśnięcie prawa stwierdzane jest decyzją urzędu patentowego i podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Z reguły stwierdza się wygaśnięcie prawa ochronnego na tę część towarów lub usług, wobec których oznaczenie nie jest faktycznie używane.

Nieużywanie oznaczenia osłabia możliwość egzekwowania przysługującego prawa i obrony przed naruszeniami np. zakazania innej osobie używania takiego samego lub podobnego oznaczenia w obrocie. Ponadto może powodować nieskuteczność sprzeciwu wobec rejestracji znaku konkurenta rynkowego, w przypadku podniesienia zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego. Zaniedbania związane z brakiem rzeczywistego korzystania ze znaku towarowego mogą prowadzić nawet do utraty monopolu rynkowego na dane oznaczenie.

Czym jest rzeczywiste używanie znaku towarowego?

Rzeczywiste używanie znaku powinno być trwałe i odpowiednio intensywne. Używanie musi mieć miejsce w obrocie gospodarczym i służyć pozyskaniu odbiorców na towary za pomocą znaku. Wymaga to, używania oznaczenia publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz (np. nie tylko w ramach wewnętrznych projektów firmowych). Funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów i usług wedle ich pochodzenia od konkretnego przedsiębiorcy, a cel ten może być osiągnięty tylko wtedy, gdy znak nakładany jest na towary, a wyroby te trafiają do klientów. Za rzeczywiste używanie znaku towarowego można uznać między innymi umieszczenie go na towarach, opakowaniach zbiorczych towarów, w indywidualnych ofertach dla klientów i dystrybutorów, w materiałach marketingowych, w komunikacji z klientami w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, na fakturach za dane towary, na budynkach firmowych i flocie firmowej, w materiałach konferencyjnych (w prezentacjach, na standach, materiałach biurowych itp.).

Używanie oznaczenia tożsamego z nazwą firmy można uznać za używanie znaku towarowego, pod warunkiem, że odpowiednie towary lub usługi są identyfikowane i oferowane na rynku pod tym oznaczeniem. Do takiego użycia nie dochodzi, gdy nazwa firmy jest używana jedynie jako szyld sklepu (z wyjątkiem udokumentowania używania w odniesieniu do usług detalicznych) lub pojawia się na odwrocie katalogu czy jako incydentalne oznaczenie na etykiecie. Zasadniczo o używaniu rzeczywistym nie można mówić, gdy używanie oznaczenia jako nazwy firmy lub nazwy handlowej nie ma samo w sobie na celu wyróżnienia towarów lub usług, lecz jedynie podmiotu je oferującego.

Właściciel znaku może korzystać z oznaczenia poprzez osoby trzecie. Najczęściej przyjmuje to formę umowy licencyjnej, bądź zapisów znajdujących się w umowie dystrybucyjnej lub franczyzowej albo współpracy w ramach tej samej grupy kapitałowej. Jak wskazał Sąd Pierwszej Instancji w wyroku z 17 lutego 2011, jeżeli towary są produkowane przez właściciela oznaczenia (za zgodą właściciela), ale następnie wprowadzane do obrotu przez dystrybutorów na poziomie hurtowym lub detalicznym, należy to traktować, jako faktyczne używanie znaku. (zob. T-324 / 09, Friboi, jak też w wyroku z 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke).

Kontrowersje czy zachodzi faktyczne używanie znaku, budzi natomiast udzielenie licencji dla podmiotu, który realnie nie wprowadza do obrotu handlowego żadnego towaru ze znakiem. Podobnie, wątpliwe jest jedynie wystąpienie o koncesje albo zgodę na wprowadzenie do obrotu towaru z danym oznaczeniem, bez wprowadzenia na rynek produktów bądź usług opatrzonych danym oznaczeniem. Dla wykazania faktycznego używania znaku towarowego, nie wystarczające są też czynności przygotowawcze, jak projektowanie opakowań, opracowanie strategii marketingowej, utworzenie strony internetowej, zakup gruntów pod budowę zakładu produkcyjnego czy najem lokalu na sklep. W przypadku korzystania z oznaczenia w reklamie, promowane produkty muszą być dostępne w obrocie. Na takie przygotowanie do rynkowej eksploatacji oznaczenia uprawniony ma 5 lat od przyznania mu prawa, później powinno dojść do faktycznego wykorzystania handlowego danego znaku.

Nie będzie uznane za rzeczywiste używanie oznaczenia, używanie symboliczne np. najczęściej wypuszczenie na rynek kilkuset produktów co kilka lat, jedynie w celu „utrzymania” praw do znaku towarowego. Przykładowo, dziewięć faktur dotyczących sprzedaży wina w latach 2005-2008, potwierdzających sprzedaż towarów o wartości 4 286,36 EUR w 36 miesięcy, nie zostały uznane za wystarczający dowód rzeczywistego używania. Dowody wskazują, że sprzedaż wina miała miejsce w małej, prowincjonalnej części Hiszpanii. W kraju liczącym ponad 40 milionów mieszkańców, ilość sprzedanego wina okazała się zbyt mała, aby zachować rynek zbytu dla towarów (wina), które są często konsumowane przez przeciętnego hiszpańskiego konsumenta (Decyzja EUIPO w sprawie R 2132/2010-2 „SUSURRO”).

Korzystanie z oznaczenia w niewielkim zakresie okazuje się natomiast wystarczające, w przypadku produktów specjalistycznych bądź luksusowych. Sprzedaż na europejskim rynku ok. 1000 miniaturowych zabawek uznano za dostateczne do wykazania rzeczywistego używania, bo były to produkty sprzedawane głównie kolekcjonerom po wysokich cenach (Decyzja EUIPO z dnia 04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY).

Często mamy też do czynienia z sytuacją, w której znak jest używany w odświeżonej formie graficznej. Zmianom nie mogą ulegać elementy odróżniające i dominujące w zarejestrowanym oznaczeniu, poprzez m.in. ich usunięcie, istotną zmianę położenia wobec innych elementów znaku, zdominowanie ich przez inne charakterystyczne nowe elementy znaku. Modyfikacje mogą mieć mniejszy wpływ na znaki o silnym charakterze odróżniającym, niż na znaki słabe (np. składające się w znacznym stopniu z elementów opisowych dla towarów, dla których są przeznaczone).

Przy udowodnieniu rzeczywistego użytkowania znaku nie chodzi o komercyjny wynik, lecz o sam fakt ciągłego i trwałego posługiwania się danym znakiem towarowym, na całym terytorium i dla towarów, dla których przyznano prawo ochronne na znak.

Dowody używania oznaczenia

Jak pokazuje praktyka i przebieg postępowań sądowych i spornych w urzędach patentowych, mimo używania znaku towarowego, przedsiębiorcy mają spore trudności z wykazaniem w jakich okolicznościach, w jaki sposób, w jakim czasie i na jakim terytorium oraz dla jakich towarów prawo ochronne było wykorzystywane.

Rzeczywistego używania znaku towarowego nie można udowodnić za pomocą prawdopodobieństw lub przypuszczeń, lecz należy wykazać się solidnymi i obiektywnymi dowodami skutecznego i wystarczającego używania znaku towarowego na danym rynku, co znajduje potwierdzenie w orzeczeniach w sprawach znaków unijnych m.in. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 września 2011 r., Centrotherm Clean Solutions/OHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09. Dokumenty takie jak zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety, opakowania i podobne dowody rzeczowe świadczące o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie, powinny mieć podstawowe znaczenie dowodowe. Dodatkowo, warto gromadzić takie dowody jak potwierdzenia przyznania nagród i wyróżnień dla towarów z oznaczeniami, cenniki, badania rynkowe znajomości marki, badania rynkowe potwierdzające udział w rynku produktów opatrzonych danym znakiem, wycinki prasowe, także z prasy specjalistycznej, które pojawiają się w kontekście np. nowo otwartych sklepów, prowadzonych akcji marketingowych, wyników finansowych firmy z uwagi na towary z danym oznaczeniem.

Wiele z materiałów dowodowych nie zawiera dat bądź trudno wywnioskować do jakiego terytorium się odnoszą. Inne świadczą dopiero o zamiarze korzystania z oznaczenia, jak materiały marketingowe (reklamowe), faktury proforma, umowy o współpracy różnego typu, potwierdzenia posiadania domeny internetowej.

Właściciele znaków towarowych powinni pamiętać, że oprócz odnawiania praw czy konieczności monitorowania rynku w celu składania ewentualnych sprzeciwów wobec rejestracji oznaczeń lub powinności ścigania naruszycieli, równie ważnym aspektem jest rzeczywiste używanie znaków. Wypełnianie tych obowiązków daje jednak znaczące korzyści wynikające z uzyskanego monopolu, a w konsekwencji ze zbudowania przewagi rynkowej, przez właściciela znaku towarowego.

Używaj z głową – 7 praktycznych rad dla właścicieli znaków towarowych

• Zgłaszaj znak towarowy po ostatecznym przemyśleniu jaką będzie miał formę, dla jakich towarów i usług będzie używany oraz na jakim obszarze geograficznym.
• Korzystaj ze znaku towarowego zgodnie z danymi, które zgłosiłeś do rejestru (postać graficzna znaku, wykaz towarów lub usług, zakres terytorialny, oznaczenie właściciela lub licencjobiorcy wyłącznego).
• Oznaczenie powinno być widoczne na towarze, ale także w dokumentacji firmowej i w komunikacji z klientami, choćby na fakturach czy w mediach społecznościowych. Promuje to Twoją markę, a w razie potrzeby pozwoli na łatwiejsze zgromadzenie dowodów używania znaku.
• Regularnie sprawdzaj, czy sposób używania oznaczenia uległ zmianie w stosunku do pierwotnych założeń. Jeśli tak, zmodyfikuj zakres ochrony swojego prawa.
• Sprawuj kontrolę nad swoimi prawami ochronnymi do znaków, jak nad prawami majątkowymi. Często to równie cenne składniki majątku firmy.
• Zarządzaj efektywnie nieużywanymi znakami, poprzez ich licencjonowanie, sprzedaż na dogodnych warunkach bądź poprzez zaprzestanie utrzymywania ochrony prawa wyłącznego.
• Korzystaj ze wsparcia profesjonalnych doradców, jest to tańsze rozwiązanie niż późniejsze ponoszenie kosztów sporów sądowych czy utrata praw do oznaczenia na rzecz konkurencji.

Artykuł był publikowany 31 grudnia 2021 roku, w dzienniku Rzeczpospolita, Biznes w czasie pandemii.