Ikona stylu pod ochroną – Louis Vuitton zwycięża w batalii o znak towarowy Damier Canvas

Znak towarowy nie zawsze musi „krzyczeć”. Czasem wystarczy, że dyskretnie mówi „to my”. Odróżnienie towarów luksusowych to nie tylko kwestia smaku czy rozpoznawalności, ale także atrybutów marki, które chroni prawo własności intelektualnej. Przedstawiamy studium przypadku wygranej sprawy dla domu mody Louis Vuitton, w którym prezentujemy jak precyzja w działaniach prawnych, a także doskonała znajomość procedur administracyjnych przekładają się na skuteczność działania.

Rejestracja znaku towarowego, choć stanowi formalne potwierdzenie prawa wyłącznego, nie gwarantuje braku możliwości zakwestionowania jego skutecznego nabycia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zainteresowany podmiot może zakwestionować ważność znaku, w trybie unieważnienia prawa wyłącznego. W praktyce oznacza to często wieloletnie postępowania administracyjne lub  sądowe, wymagające znacznych nakładów dowodowych, czasu i środków finansowych.

Marki modowe, szczególnie te działające w segmencie dóbr luksusowych, są szczególnie narażone na tego rodzaju postępowania. Wysoka rozpoznawalność, znaczenie marketingowe znaków towarowych oraz ich wartość ekonomiczna sprawiają, że każde zakwestionowanie prawa ochronnego może prowadzić do poważnych konsekwencji biznesowych. Tym bardziej, jeśli przedmiotem sporu jest oznaczenie, w stosunku do którego kwestionowana jest możliwość pełnienia przez nie funkcji znaku towarowego i zarzucany jest brak posiadania przez nie pierwotnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia.

Przykładem takiego sporu jest sprawa znaku towarowego Damier Canvas, należącego do Louis Vuitton, dobrze znanego zarówno konsumentom, jak i nieuczciwej konkurencji. Sprawa ta pokazuje, jak istotne i nieoczywiste może być prawne rozstrzygnięcie kwestii pierwotnej zdolności odróżniającej w przypadku znaków funkcjonujących na pograniczu oznaczeń graficznych i ornamentyki.

Przed jakim wyzwaniem stanęliśmy?

Choć sprawa dotyczyła graficznego znaku towarowego, kluczowe okazały się nie tylko kwestie merytoryczne, ale również proceduralne.

Spór rozpoczął się w 2017 roku od wniosku o unieważnienie międzynarodowego znaku towarowego Damier Canvas korzystającego z ochrony w Polsce. Po tym, jak UPRP początkowo przychylił się do wniosku, nasz zespół skutecznie zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Sąd I instancji uchylił decyzję Urzędu Patentowego uznając, że została ona wydana z naruszeniem przepisów procesowych w zakresie kontradyktoryjności postępowania oraz oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Uchylenie decyzji UPRP było możliwe dzięki precyzyjnej analizie podstaw prawnych przywołanych we wniosku o unieważnienie znaku przez stronę przeciwną oraz sposobu prowadzenia postępowania.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne zostały złożone zarówno przez UPRP, jak i przez drugą stronę (wnioskodawcę). Sprawa ponownie została rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) na naszą korzyść.

W toku postępowania przed sądami administracyjnymi obu instancji, nasza rola koncentrowała się  na tym, by wykazać, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów materialnych wskazanych we wniosku o unieważnienie znaku, braku rozpoznania całego materiału zgromadzonego w toku postępowania oraz wadliwej jego oceny, a także braku przestrzegania przez Urząd zasad kontradyktoryjności postępowania polegającego na zachowaniu równowagi stron.

Sądy obu instancji podzieliły nasze stanowisko, a sprawa wróciła do UPRP z wyraźnymi wytycznymi co do sposobu ponownego procedowania.

Co udało nam się osiągnąć?

Po latach postępowania spornego i sądowo-administracyjnego, spór dotyczący jednego z ikonicznych znaków w świecie mody luksusowej zakończył się sukcesem dla jego właściciela. Urząd Patentowy RP (UPRP) oddalając wniosek o unieważnienie znaku, potwierdził, że oznaczenie graficzne  Damier Canvas, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli marki Louis Vuitton, posiada pierwotną zdolność odróżniającą, czyli że już w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji oznaczenie to posiadało abstrakcyjną i konkretną zdolność odróżniania towarów, a zatem mogło pełnić funkcję znaku towarowego.

Naczelny Sąd Administracyjny, w uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia w sprawie znaku towarowego Damier Canvas, szczegółowo odniósł się do szeregu uchybień jakich dopuścił się  Urząd Patentowy RP (UPRP) przy rozpoznawaniu tej sprawy i sformułował jednoznaczne wytyczne, jakie należy uwzględnić przy ponownej ocenie zdolności odróżniającej zgłoszonego oznaczenia.

Po pierwsze, sąd podkreślił, że postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest postępowaniem spornym o charakterze kontradyktoryjnym, co w praktyce winno oznaczać, że to dwie strony toczą spór przed Kolegium Orzekającym, którego rola nie polega na poszukiwaniu dowodów czy argumentów przemawiających za zasadnością stanowiska jednej lub drugiej strony, udzielaniu wskazówek co do sposobu prowadzenia postępowania, w tym postępowania dowodowego, czy też udzielania wskazówek odnośnie materialnych podstaw wniosku.

Sądy obu instancji potwierdziły, że to strony sporu są jego gospodarzami. To one przedstawiają argumenty i dowody na poparcie swego stanowiska, a wnioskodawca zobowiązany jest wskazać podstawy prawne żądania wniosku. Kolegium Orzekające związane jest wskazanymi przez wnioskodawcę podstawami prawnymi wniosku, gdyż to one wyznaczają granice w jakich rozpoznawana jest dana strona. Brak przestrzegania przez organ rozpoznający sprawę zasady kontradyktoryjności sporu, stanowi uchybienie procesowe, gdyż nie zapewnia stronom równego ich traktowania.

Po drugie, w przypadku żądania unieważnienia znaku w całości, ocena zdolności odróżniającej musi dotyczyć pełnego zakresu towarów i usług, dla których znak został zgłoszony, a nie jedynie części z nich, jak miało to miejsce  przy pierwszym rozpoznawaniu niniejszej sprawy przez Urząd Patentowy i  ograniczenie jej  głównie do luksusowych torebek. Takie podejście prowadzi do zniekształcenia oceny charakteru oznaczenia i funkcji jaką może ono pełnić, co jest niezgodne z wymogami ustawy.

Po trzecie, data zgłoszenia znaku towarowego jest kluczowa dla oceny jego pierwotnej zdolności odróżniającej. Oznacza to, że późniejsze okoliczności, takie jak zmiana strategii sprzedażowej, kampanie marketingowe, pozycjonowanie znaku czy sposób oferowania produktów (np. jako luksusowych w galeriach handlowych), nie mogą wpływać na ocenę tej przesłanki.

Po czwarte, sąd poddał pod rozwagę zasadność przyjęcia przez UPRP jednego, wspólnego wzorca „przeciętnego polskiego konsumenta” dla wszystkich towarów objętych zgłoszeniem. Dla różnych kategorii towarów mogą obowiązywać różne modele konsumenckie, a każda taka grupa powinna być analizowana osobno, z uwzględnieniem specyfiki danego rynku oraz towaru.

NSA jednoznacznie stwierdził, że w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy przedmiotem oceny  nie jest kwestia jego rzeczywistego używania. Innymi słowy, nie ma znaczenia, czy znak był używany, czy też nie ponieważ w tym przypadku ocenie podlega wyłącznie jego pierwotna zdolność odróżniająca na datę zgłoszenia. Wszelkie próby kwestionowania pierwotnej zdolności odróżniającej znaku, w oparciu o zarzut braku używania znaku czy też sposobu nakładania go na towary objęte wykazem towarów, są bezzasadne na gruncie  postępowania o unieważnienie prawa ochronnego.

Kolejnym istotnym elementem wskazanym przez sąd było to, że powszechność podrabiania danego oznaczenia może przemawiać na korzyść jego zdolności  odróżniającej, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Zjawisko to może bowiem świadczyć o tym, że znak został już wcześniej utrwalony w świadomości konsumentów jako wskazanie pochodzenia towaru, a nie jedynie motyw dekoracyjny.

Wreszcie, NSA odniósł się również do praktyki UPRP polegającej na automatycznym odwoływaniu się do orzecznictwa unijnego, w tym m.in. wyroku w sprawie T-359/12 i uznawaniu, że okoliczności faktyczne i ocena prawna wyrażona w innym postępowaniu ma wpływ na wynik sporu prowadzonego przed UPRP. Sąd podkreślił, że chociaż orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE mogą być pomocne przy wykładni przepisów, to ich stosowanie musi być dostosowane do konkretnego stanu faktycznego i prawnego danej sprawy krajowej. Bezrefleksyjne kopiowanie wniosków z odmiennych spraw, opartych na innym materiale dowodowym i w innym systemie prawnym, odnoszących się do oznaczeń chronionych w innym trybie niż krajowy, jest niedopuszczalne.

Wytyczne NSA stały się podstawą do dalszego postępowania przed UPRP, który w 2025 roku wydał pozytywną dla LV decyzję, w której ostatecznie potwierdził, że znak posiada pierwotną zdolność odróżniającą i spełnia ustawowe warunki uzyskania ochrony.

Co czyni tę sprawę wyjątkową w Polsce i na świecie?

To, co wyróżnia tę sprawę na tle międzynarodowym, to jej wynik. W większości innych jurysdykcji  znaki towarowe Damier Canvas traciły ochronę lub mogły ją utrzymać jedynie poprzez wykazanie nabycia przez nie  wtórnej zdolności odróżniającej, czyli rozpoznawalności zdobytej dzięki długotrwałemu i intensywnemu używaniu oznaczenia w obrocie handlowym, skutkującej zbudowaniem skojarzeń u potencjalnych nabywców towarów do oznaczania których znak jest przeznaczony ze źródłem ich pochodzenia.

Nam, w toku postępowania, pomimo stawianych zarzutów, udało się wykazać, że znak towarowy Damier Canvas był używany jedynie przez LV. Wnioskodawca nie przedłożył dowodów potwierdzających, że w dacie zgłoszenia na rynku istniały inne podmiotu posługujące się tym oznaczeniem. Próby przedstawiania oznaczeń podobnych, nie były  skuteczne, gdyż przepis jednoznacznie stanowi  że nie można uzyskać ochrony na oznaczenie które jest używane w uczciwych praktykach przez innych uczestników. Podobnie bezskuteczne były próby  zarzucania, że znak nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, gdyż informuje o jakości lub innych cechach towarów, dla których jest przeznaczony zarejestrowany,  Odwoływanie się do tej przesłanki, wymagało ze strony wnioskodawcy wskazania konkretnej cechy towarów identyfikowanej przy pomocy spornego oznaczenia, czego wnioskodawca nie był w stanie wykazać.

Sprawa to ma charakter wielowymiarowy – z jednej strony dotyczy doskonale znanego, obecnego na rynku znaku towarowego identyfikującego towary luksusowej firmy LV, z  drugiej zaś w Polsce, przy zastosowaniu odpowiedniej strategii procesowej i argumentacji udało się skutecznie odeprzeć zarzuty o braku posiadania przez to oznaczenie pierwotnej zdolności odróżniającej, czego nie udało się osiągnąć w toku postępowań w innych krajach gdzie znak ten korzystał z ochrony, w tym także znaków chronionych w trybie unijnym. Z uzasadnień wyroków wydanych przez sądy administracyjnych obu instancji płyną także wskazówki interpretacyjne zarówno w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa materialnego, jak i przepisów prawa procesowego. Jest to także jedna z nielicznych spraw, w toku której pojawiła się merytoryczna dyskusja o kontradyktoryjnym charakterze postępowania spornego i roli Kolegium Orzekającego przed którym prowadzony jest spór przez dwie strony o przeciwstawnych interesach. Sprawa ta jest  ciekawym punktem odniesienia w praktyce orzeczniczej w zakresie oceny pierwotnej zdolności odróżniającej  znaków towarowych.

Kluczowe wnioski dla marek modowych

Sprawa znaku towarowego Damier Canvas pokazuje, że:

1. Graficzne oznaczenia marek modowych mogą skutecznie pełnić funkcję znaków towarowych, nawet jeśli mają dekoracyjny charakter – o ile są wystarczająco charakterystyczne w dacie zgłoszenia. Ochrona graficznych znaków w sektorze mody nie musi się opierać wyłącznie na wtórnej zdolności odróżniającej (czyli na dowodach długotrwałego używania w obrocie  prowadzącego do skojarzenia danego znaku z określonym przedsiębiorcą).
2. Pierwotna zdolność odróżniająca znaku musi być oceniana na datę zgłoszenia, a nie z perspektywy późniejszego sukcesu rynkowego, działań marketingowych czy luksusowego postrzegania marki. Praktyki sprzedażowe, kampanie reklamowe czy miejsce ekspozycji towarów nie powinny wpływać na ocenę przesłanek rejestracyjnych.
3. Zarzuty opisowości, dekoracyjności lub braku charakteru odróżniającego muszą być precyzyjne i dobrze udokumentowane. Sama popularność danego motywu lub jego obecność w popkulturze nie wystarczy, jeśli nie odnosi się do konkretnych towarów i realiów rynkowych na moment zgłoszenia znaku towarowego.
4. Każda kategoria towarów wymaga odrębnej oceny w świetle postrzegania przez przeciętnego konsumenta. Nie można automatycznie stosować jednej definicji konsumenta wobec wszystkich towarów objętych  zgłoszeniem, podejście do tej kwestii musi być zindywidualizowane.
5. Orzecznictwo unijne może być pomocne, ale nie może być kopiowane bezrefleksyjnie. Każda sprawa musi być oceniana w kontekście krajowych realiów, dowodów i przepisów. To, że znak utracił ochronę w innym państwie, nie oznacza, że taki sam wynik zapadnie w Polsce.
6. Strategiczne podejście do postępowania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i procesowym, może przesądzić o sukcesie. Umiejętne wykorzystanie luk w argumentacji strony przeciwnej, precyzyjne odniesienie się do materiału dowodowego i pilnowanie równowagi procesowej stron to często kluczowe elementy obrony znaku.

__________________________________________

Ten sukces był możliwy dzięki kooperacji ekspertów z różnych jurysdykcji. Dziękujemy mec. Iwonie Jowik z kancelarii Copernic Avocats za współpracę.

Autor:

Dorota Rzążewska, radca prawny, krajowy i europejski rzecznik patentowy, wspólnik zarządzający JWP Rzecznicy Patentowi